[ 唐青林 ]——(2010-12-20) / 已閱8980次
上海博達(dá)數(shù)據(jù)通信有限公司訴孫巍等侵犯計(jì)算機(jī)軟件商業(yè)秘密糾紛案
唐青林
一、案件來源
上海市浦東新區(qū)人民法院（1998）浦知初字第12號、上海市第一中級人民法院（2001）滬一中知終字第3號判決書。
二、案件要旨
當(dāng)企業(yè)員工研究、開發(fā)的商業(yè)秘密符合：為履行法人或者其他組織的崗位職責(zé)或者承擔(dān)其交付的其他技術(shù)開發(fā)任務(wù)；離職、退職、退休后一年內(nèi)繼續(xù)從事與其原所在法人或者其他組織的崗位職責(zé)或者交付的任務(wù)有關(guān)的科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)；或主要是利用企業(yè)的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的三種情形之一的，可認(rèn)定該商業(yè)秘密屬于員工的職務(wù)技術(shù)成果，該商業(yè)秘密歸企業(yè)所有。
三、基本案情
博達(dá)X.25智能通信網(wǎng)卡是原告博達(dá)公司開發(fā)的系列產(chǎn)品，該網(wǎng)卡與博達(dá)X．25PRO卡于1994年通過檢驗(yàn)中心入網(wǎng)檢測。被告孫某原是博達(dá)公司工作人員，1996年6月27日、1997年3月20日，博達(dá)公司與孫某先后簽訂兩份開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)書，由孫某依次開發(fā)博達(dá)Frame Relay(幀中繼)網(wǎng)卡產(chǎn)品、博達(dá)X．25Ⅱ型卡在DOS下的驅(qū)動程序，這兩份立項(xiàng)書都約定與該項(xiàng)目有關(guān)的一切技術(shù)權(quán)益歸博達(dá)公司所有，孫某應(yīng)對開發(fā)過程中所涉及的有關(guān)博達(dá)X．25Ⅱ型卡源程序、技術(shù)秘密、資料以及相關(guān)技術(shù)承擔(dān)保密義務(wù)。為開發(fā)上述項(xiàng)目，博達(dá)公司提供給孫某摩托羅拉庫程序、博達(dá)公司開發(fā)的MAIN程序、博達(dá)X．25智能通信網(wǎng)卡等技術(shù)資料。
1997年7月31日，博達(dá)公司開出退工通知單，準(zhǔn)許孫某辭職。后孫某跳槽到被告深誼公司處，參與了深誼公司X．25通信網(wǎng)卡的開發(fā)、研制工作。博達(dá)公司X．25智能通信網(wǎng)卡和深誼公司X．25通信網(wǎng)卡都給各自帶來利益。
后博達(dá)公司以孫某、深誼公司侵犯其商業(yè)秘密為由，向上海市浦東新區(qū)人民法院提起訴訟。
在訴訟過程中，法院委托上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心（以下簡稱“軟件中心”）對博達(dá)公司和深誼公司X.25網(wǎng)卡源程序進(jìn)行比較鑒定，結(jié)論為：博達(dá)X.25網(wǎng)卡源程序共128個文件，深誼公司X.25網(wǎng)卡源程序共125個文件，這125個文件在博達(dá)公司128個文件中都能找到同名文件，其中101個文件內(nèi)容相同，其它24個文件內(nèi)容有少量差別。上述125個文件中，73個文件在互聯(lián)網(wǎng)上可以免費(fèi)下載，另外40個文件可以購買，二者合計(jì)113個文件。剩余12個文件中，有5個文件雙方完全相同，另外7個文件內(nèi)容大部分相同。
四、法院審理
浦東新區(qū)法院審理后認(rèn)為，博達(dá)X．25智能通信網(wǎng)卡源程序與深誼公司X．25通信網(wǎng)卡相互對應(yīng)的125個文件中，73個文件在互聯(lián)網(wǎng)上可以免費(fèi)下載，另外40個文件可以購買，故這113個文件不符合商業(yè)秘密不為公眾所知悉這一特征，不構(gòu)成商業(yè)秘密。除上述113個文件以外，另外12個文件是博達(dá)公司自行開發(fā)的，屬于非公知技術(shù)，它們具有實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)價值，又經(jīng)博達(dá)公司采取了通過與孫某簽訂保密條款等措施，因此符合商業(yè)秘密的構(gòu)成要件，應(yīng)受法律保護(hù)。上述12個構(gòu)成商業(yè)秘密的源程序文件與深誼公司X．25通信網(wǎng)卡相對應(yīng)的文件相比，有5個文件完全相同，另外7個文件內(nèi)容大部分相同，故兩者在本質(zhì)上相同。孫某曾在博達(dá)公司處從事網(wǎng)卡的開發(fā)工作，其后跳槽到深誼公司處，參與相同的X．25通信網(wǎng)卡的開發(fā)、研制工作，故可認(rèn)定孫某對博達(dá)公司的商業(yè)秘密具有接觸條件，又由于孫某和深誼公司都無法對其產(chǎn)品中與構(gòu)成博達(dá)公司商業(yè)秘密的12個文件中的5個文件完全相同、7個文件大部分相同的事實(shí)作出合理、科學(xué)的解釋，故可以推定孫某違反約定向深誼公司披露了博達(dá)公司的商業(yè)秘密；深誼公司應(yīng)當(dāng)知道孫某的上述行為，但仍使用經(jīng)孫某披露的屬于博達(dá)公司的商業(yè)秘密。孫某與深誼公司共同構(gòu)成對博達(dá)公司商業(yè)秘密的侵犯。據(jù)此，法院判決：被告孫某、深誼公司停止生產(chǎn)、銷售涉及博達(dá)公司博達(dá)X．25智能通信網(wǎng)卡EDX子目錄下12個文件的侵權(quán)產(chǎn)品；二被告應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)在《計(jì)算機(jī)世界》等報刊上刊登啟示，就各自不正當(dāng)競爭行為向博達(dá)公司賠禮道歉；并于判決生效后十日內(nèi)共同賠償博達(dá)公司經(jīng)濟(jì)損失10萬元。
判決后，當(dāng)事人均不服，向上海市第一中級人民法院提起上訴。
博達(dá)公司的上訴理由是：原審法院認(rèn)定博達(dá)X.25智能通信網(wǎng)卡源程序與深誼公司X.25通信網(wǎng)卡相互對應(yīng)的125個文件中，73個文件在互聯(lián)網(wǎng)上可以免費(fèi)下載，另外40個文件可以購買，這113個文件不符合商業(yè)秘密不為公眾所知悉的特征，不構(gòu)成商業(yè)秘密。但是，孫某和深誼公司不能有效證明其購買這40個文件的相關(guān)事實(shí)，也無法證明在本案侵權(quán)行為發(fā)生時（1997年），其就已從互聯(lián)網(wǎng)上下載了73個文件；還應(yīng)判令二被上訴人立即銷毀已經(jīng)生產(chǎn)的侵權(quán)產(chǎn)品；原審法院判決孫某和深誼公司賠償10萬元，金額明顯過少。
孫某、深誼公司的上訴理由主要為：博達(dá)公司拿不出購買的摩托羅拉庫程序的正版軟盤和使用授權(quán)書，故其是使用侵權(quán)軟件來開發(fā)網(wǎng)卡的，其產(chǎn)品本身是侵權(quán)產(chǎn)品，毫無權(quán)利可言；博達(dá)公司未要求員工離職時歸還博達(dá)X.25網(wǎng)卡源程序軟盤，即包括孫某在內(nèi)的離職員工都合法地帶走這種軟盤。因此，博達(dá)公司的源程序早已流傳在外，不能構(gòu)成技術(shù)秘密等。為此，請求本院撤銷原審判決。
二審中，上海市一中院查明：博達(dá)公司于1994年11月14日與上海鴻天電子技術(shù)公司簽訂了一份購銷合同，向后者訂購摩托羅拉68302開發(fā)系統(tǒng)及相關(guān)軟件。后博達(dá)公司以此為開發(fā)平臺研制了博達(dá)X.25智能通信網(wǎng)卡系列產(chǎn)品。
本案的二審中當(dāng)事人爭議的焦點(diǎn)有三：
一、博達(dá)公司的X.25智能通信網(wǎng)卡源程序是否是博達(dá)公司的商業(yè)秘密。從軟件中心的鑒定報告來看，博達(dá)公司主張商業(yè)秘密的網(wǎng)卡源程序共有128個文件，在深誼公司的硬盤中找到同名文件125個，因此，首先可以確定本案爭議的網(wǎng)卡源程序共125個文件。在這125個文件中，博達(dá)公司有113個文件來自摩托羅拉庫程序文件。雖然博達(dá)公司在開發(fā)其X.25網(wǎng)卡時對部分摩托羅拉庫程序文件作了修改，但是這些修改都是少量的，非實(shí)質(zhì)性的，不足以使博達(dá)公司產(chǎn)生新的權(quán)利。再者，博達(dá)公司也未能證明這113個文件原先是摩托羅拉公司的商業(yè)秘密，博達(dá)公司通過合法受讓后轉(zhuǎn)而成為其商業(yè)秘密。因此，博達(dá)公司不具備主張這113個文件為其商業(yè)秘密的主體資格，原審法院將這113個文件排除在博達(dá)公司主張的商業(yè)秘密范圍之外并無不當(dāng)。博達(dá)公司上訴認(rèn)為孫某和深誼公司無法證明其從境外購置40個文件的事實(shí)以及在侵權(quán)行為發(fā)生時就已從互聯(lián)網(wǎng)下載了73個文件，鑒于這40個和73個文件構(gòu)成了前述博達(dá)公司不能主張權(quán)利的113個文件，故二審中對博達(dá)公司的這一上訴理由無需審理。在扣除了這113個文件后，博達(dá)公司剩余的12個文件符合商業(yè)秘密的構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定為博達(dá)公司的商業(yè)秘密。
二、博達(dá)公司未要求員工離職時歸還博達(dá)X.25網(wǎng)卡源程序軟盤是否造成商業(yè)秘密的泄露。本案中的商業(yè)秘密是計(jì)算機(jī)軟件源程序信息，信息的載體是軟盤。故博達(dá)公司應(yīng)當(dāng)要求員工離職時將載有這些信息的軟盤交回，否則一旦軟盤流入對公司不負(fù)有保密義務(wù)的第三人手中，將會造成商業(yè)秘密的泄露，但博達(dá)公司沒有這樣做，應(yīng)該說管理制度上存在著疏漏。但就孫某而言，其曾是博達(dá)公司的員工，接觸公司的商業(yè)秘密，也與公司訂有保密協(xié)議。因而，雖然博達(dá)公司在其離職時沒有要求歸還軟盤，但其在離職后仍應(yīng)信守與博達(dá)公司的保密協(xié)議，不得擅自披露、使用博達(dá)公司的商業(yè)秘密。然而根據(jù)鑒定報告顯示，與構(gòu)成博達(dá)公司商業(yè)秘密的12個源程序文件對應(yīng)的深誼公司的12個文件中，有5個文件雙方完全相同，另外7個文件內(nèi)容大部分相同，足以認(rèn)定孫某違反了與博達(dá)公司保密協(xié)議的約定，向深誼公司披露了博達(dá)公司的商業(yè)秘密。深誼公司的法定代表人與孫某是直系親屬關(guān)系，孫某又實(shí)際參與了與博達(dá)公司有競爭關(guān)系的深誼X.25網(wǎng)卡的開發(fā)、研制工作，故深誼公司應(yīng)當(dāng)知道孫某的上述行為，卻仍使用由孫某披露的博達(dá)公司的商業(yè)秘密，因此深誼公司與孫某共同構(gòu)成對博達(dá)公司商業(yè)秘密的侵害。
三、關(guān)于博達(dá)公司是否使用侵權(quán)軟件開發(fā)其網(wǎng)卡，以及原審判決孫某、深誼公司共同賠償博達(dá)公司人民幣10萬元是否適當(dāng)。經(jīng)查，博達(dá)公司為研制其X.25網(wǎng)卡曾于1994年11月向上海鴻天電子技術(shù)公司購買摩托羅拉開發(fā)系統(tǒng)及相關(guān)軟件。為此，博達(dá)公司提供了購銷合同、增值稅專用發(fā)票，上海鴻天電子技術(shù)公司亦出具證明予以佐證。博達(dá)公司稱由于時隔較長，購買的摩托羅拉庫程序的原版軟盤和使用授權(quán)書已損壞、滅失并非違背常理，故孫某和深誼公司僅以博達(dá)公司拿不出原版軟盤和使用授權(quán)書便否定博達(dá)公司使用摩托羅拉庫程序文件的合法性依據(jù)不足，不予采納。至于經(jīng)濟(jì)賠償問題，原審法院是在根據(jù)博達(dá)公司的訴訟請求的基礎(chǔ)上，綜合考慮侵權(quán)行為的主觀惡意程度、侵權(quán)行為的時間、上訴人維護(hù)權(quán)益所支付的合理費(fèi)用等因素，酌情確定損失賠償數(shù)額，故該賠償數(shù)額也并無不當(dāng)之處。另博達(dá)公司在原審法院起訴時并未要求判令孫某和深誼公司銷毀已經(jīng)生產(chǎn)的侵權(quán)產(chǎn)品，故原審判決中沒有涉及此項(xiàng)并不是原審法院的漏判。
綜上所述，上海市一中院作出了駁回上訴，維持原判的二審判決。
五、律師點(diǎn)評
本案中，博達(dá)公司曾通過與孫某簽訂開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)書的形式，與孫某約定研究、開發(fā)的相關(guān)技術(shù)權(quán)益均歸博達(dá)公司所有，且孫某還應(yīng)對開發(fā)過程中所涉及的有關(guān)技術(shù)秘密、資料等承擔(dān)保密義務(wù)。那么，是否企業(yè)的商業(yè)秘密是由員工研制、開發(fā)的，企業(yè)就必須與員工先簽訂合同以明確權(quán)利歸屬，在哪些情況下，商業(yè)秘密歸企業(yè)而非由其開發(fā)人員所有呢？
根據(jù)《合同法》第三百二十六條：“職務(wù)技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)屬于法人或者其他組織的，法人或者其他組織可以就該項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果訂立技術(shù)合同�！殑�(wù)技術(shù)成果是執(zhí)行法人或者其他組織的工作任務(wù)，或者主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的技術(shù)成果�！笨芍髽I(yè)員工在履行其職務(wù)行為中所取得的職務(wù)技術(shù)成果（包括商業(yè)秘密）也應(yīng)當(dāng)屬企業(yè)所有。因而，區(qū)分商業(yè)秘密是歸企業(yè)還是歸其開發(fā)人員所有，主要是看該信息是否可歸于職務(wù)技術(shù)成果。根據(jù)《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》、《全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作會議關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件若干問題的紀(jì)要》等的規(guī)定，可知職務(wù)技術(shù)成果一般可分為以下幾種情形：
（一）、履行法人或者其他組織的崗位職責(zé)或者承擔(dān)其交付的其他技術(shù)開發(fā)任務(wù)。即按照員工在本單位的工作崗位、職務(wù)要求所需完成的研究、開發(fā)任務(wù)；以及員工接受企業(yè)所交給的完成某項(xiàng)科研任務(wù)所形成的技術(shù)成果。
（二）、離職、退職、退休后一年內(nèi)繼續(xù)從事與其原所在法人或者其他組織的崗位職責(zé)或者交付的任務(wù)有關(guān)的科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)，但法律、行政法規(guī)另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。即企業(yè)員工在離職、退職、退休一年內(nèi)或與企業(yè)約定的期限內(nèi)，繼續(xù)從事原單位的科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)任務(wù)，或者為繼續(xù)履行原崗位的職責(zé)所完成的技術(shù)成果也應(yīng)屬于企業(yè)所有。
（三）、主要是利用企業(yè)的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的技術(shù)成果。即使該員工所處的崗位職責(zé)或企業(yè)未交付其有關(guān)科研開發(fā)的任務(wù)，但該員工在技術(shù)成果的研究、開發(fā)過程中，全部或大部分利用了企業(yè)的資金、設(shè)備、器材、原材料、未公開的技術(shù)信息和資料等物質(zhì)條件，并且這些物質(zhì)條件對形成該技術(shù)成果具有實(shí)質(zhì)性的影響，或者該技術(shù)成果實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是在企業(yè)或者其他組織尚未公開的技術(shù)成果、階段性技術(shù)成果基礎(chǔ)上完成，則該技術(shù)成果也應(yīng)為職務(wù)成果。
綜上，當(dāng)商業(yè)秘密信息符合上述條件之一，屬于是由企業(yè)員工的職務(wù)行為所研究、開發(fā)出來的職務(wù)技術(shù)成果時，除非企業(yè)與該員工另有約定，則該商業(yè)秘密理應(yīng)歸企業(yè)所有。
編者注：本文摘自北京市安中律師事務(wù)所唐青林律師主編的《中國侵犯商業(yè)秘密案件百案類評》（中國法制出版社出版）。唐青林律師近年來辦理了大量侵犯商業(yè)秘密的民事案件，為多起涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪提供辯護(hù)，在商業(yè)秘密法律領(lǐng)域積累了較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，歡迎切磋交流，郵箱：
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