[ 唐青林 ]——(2010-12-20) / 已閱11660次
上海交大昂立股份有限公司與上海高博特生物保健品有限公司等侵害商業(yè)秘密糾紛上訴案
唐青林
一、案件來(lái)源
上海市第二中級(jí)人民法院（2002）滬二中民五（知）初字第1號(hào)、上海市高級(jí)人民法院（2005）滬高民三（知）終字第33號(hào)判決書。
二、案件要旨
證據(jù)保全，是法院根據(jù)訴訟參加人的請(qǐng)求或依職權(quán)采取措施，對(duì)可能滅失或以后難以取得的證據(jù)予以固定、提取和保存。在商業(yè)秘密案件中，由于侵權(quán)行為的隱蔽性，權(quán)利人想要通過(guò)合法的途徑獲得證據(jù)存在一定的難度，故請(qǐng)求法院對(duì)證據(jù)進(jìn)行保全，可使案件的處理更為有效，且證明力也更強(qiáng)。
三、基本案情
原告交大昂立公司成立于1990年10月，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)“昂立一號(hào)口服液”（以下簡(jiǎn)稱“昂立一號(hào)”）。該產(chǎn)品曾先后獲得“優(yōu)秀新產(chǎn)品稱號(hào)”、“第二屆上�？茖W(xué)技術(shù)博覽會(huì)金獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。
被告張某自1992年4月起擔(dān)任昂立生物食品廠（交大昂立公司前身）廠長(zhǎng)。1994年8月，張某被任命為交大昂立生物制品有限公司（1994年6月，昂立生物食品廠更名為交大昂立生物制品有限公司）副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。被告范某自1993年5月起擔(dān)任上海昂立生物食品廠副廠長(zhǎng)、總工程師，后擔(dān)任交大昂立生物制品有限公司生產(chǎn)部副經(jīng)理。1994年9月，張某、范某分別向交大昂立生物制品有限公司提出辭職申請(qǐng)，但均未獲得準(zhǔn)許。同年12月30日，交大昂立生物制品有限公司將張某、范某除名。
1994年10月，張某、范某與他人共同投資設(shè)立華一生物保健品有限公司，張某擔(dān)任該公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，范某擔(dān)任董事、副總經(jīng)理。同年11月，華一生物保健品有限公司更名為高博特公司。1996年8月，張某、范某分別擔(dān)任高博特公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)，并共同擁有高博特公司20％的技術(shù)股份。高博特公司主要生產(chǎn)“鹽水瓶生態(tài)口服液”。
后交大昂立公司以張某、范某、高博特公司侵犯其商業(yè)秘密為由向上海市二中院提起訴訟。
四、法院審理
上海市二中院根據(jù)原、被告的訴辯稱，將本案的主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)歸納為以下三個(gè)方面：
一、原告交大昂立公司是否可以以技術(shù)文件復(fù)印件主張技術(shù)秘密。。
原告證明其享有技術(shù)秘密權(quán)利的證據(jù)分為三類：原告公司內(nèi)部載有技術(shù)信息的技術(shù)文件；鑒定證書、可行性論證報(bào)告、研制報(bào)告等；由案外人出具的試驗(yàn)報(bào)告等。上述證據(jù)材料大部分無(wú)原件，僅為復(fù)印件，如《昂立一號(hào)菌株制備、保存、鑒定規(guī)程》、《昂立一號(hào)生產(chǎn)工藝規(guī)程》、《微量元素配制表》等載有原告技術(shù)秘密點(diǎn)的證據(jù)材料均為復(fù)印件。但基于以下事實(shí)，原告可以以技術(shù)文件復(fù)印件主張技術(shù)秘密：1.原告自1990年就開(kāi)始研制、生產(chǎn)“昂立一號(hào)”，且“昂立一號(hào)”曾多次榮獲各種獎(jiǎng)項(xiàng)；2.被告張某、范某曾在原告處任職，離職后雙方曾為技術(shù)資料是否移交發(fā)生過(guò)爭(zhēng)執(zhí)；3.原告提交的技術(shù)資料并非全部是復(fù)印件，有部分是原件。
二、證據(jù)保全材料是否可以作為鑒定對(duì)比依據(jù)，以及三被告構(gòu)成侵權(quán)的舉證責(zé)任應(yīng)由誰(shuí)承擔(dān)。
在技術(shù)秘密侵權(quán)訴訟中，原告負(fù)有提供證據(jù)證明被告構(gòu)成侵權(quán)的舉證義務(wù)，如舉證不能，則由原告承擔(dān)敗訴的后果。只有在原告證明被告持有對(duì)被告不利的證據(jù)而拒不提供的情況下，舉證責(zé)任才轉(zhuǎn)移至被告，由被告承擔(dān)舉證不能的后果。本案在訴訟之初，原告即向法院申請(qǐng)對(duì)被告高博特公司生產(chǎn)“鹽水瓶生態(tài)口服液”的配方、工藝流程等技術(shù)資料進(jìn)行證據(jù)保全，但其未明確僅限于被告高博特公司1994年之前的生產(chǎn)技術(shù)資料。而從原告起訴狀所陳述的被告侵權(quán)事實(shí)以及原告在整個(gè)訴訟過(guò)程中的主張來(lái)看，原告始終認(rèn)為被告高博特公司自成立之日起就實(shí)施了侵害其技術(shù)秘密的行為，訴訟開(kāi)始后侵權(quán)行為還在繼續(xù)。原告的賠償數(shù)額也是依據(jù)被告高博特公司1998年新產(chǎn)品試制計(jì)劃項(xiàng)目表和2000年度利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表計(jì)算得出。故本案證據(jù)保全材料可以作為技術(shù)鑒定對(duì)比依據(jù)。
而現(xiàn)在原告卻主張被告高博特公司目前的生產(chǎn)技術(shù)與1994年的生產(chǎn)技。由于法院根據(jù)原告證據(jù)保全申請(qǐng)取得的被告高博特公司的生產(chǎn)技術(shù)文件已基本上反映了高博特公司生產(chǎn)“鹽水瓶生態(tài)口服液”的技術(shù)信息，故原告對(duì)被告高博特公司目前的術(shù)不一定相同，三被告故意隱瞞了對(duì)其不利的1994年生產(chǎn)技術(shù)資料生產(chǎn)技術(shù)與1994年的生產(chǎn)技術(shù)不一定相同的主張負(fù)有舉證責(zé)任。在原告不能證明被告高博特公司的生產(chǎn)技術(shù)發(fā)生變化的情況下，原告提出被告高博特公司應(yīng)提供1994年生產(chǎn)技術(shù)文件，否則應(yīng)承擔(dān)舉證不能后果的觀點(diǎn)，法院不予支持。
三、鑒定機(jī)構(gòu)作出的《鑒定報(bào)告》是否可以采信的問(wèn)題。
法院認(rèn)為，科學(xué)技術(shù)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心接受法院委托后，依法組織專家進(jìn)行鑒定。該中心組織的鑒定專家在詳細(xì)閱看雙方當(dāng)事人提交的技術(shù)文件后作出《技術(shù)鑒定報(bào)告書》，鑒定專家還到庭接受了當(dāng)事人的質(zhì)詢；庭審后，科學(xué)技術(shù)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心又根據(jù)當(dāng)事人的質(zhì)證意見(jiàn)修正了《技術(shù)鑒定報(bào)告書》（出具了兩份《修正說(shuō)明》）。因此，本案鑒定程序正當(dāng)。原審鑒定專家依據(jù)被告提供的公開(kāi)技術(shù)資料以及鑒定專家所了解的該領(lǐng)域普通技術(shù)人員的常識(shí)，在一一分析原告配方組分后，得出原告主張為其技術(shù)秘密點(diǎn)的16個(gè)中有10個(gè)技術(shù)秘密點(diǎn)屬于非公知技術(shù)信息，并在一一分析原、被告產(chǎn)品的配方組分，對(duì)比配方中的特征性組分后，得出兩個(gè)配方整體上不相同也不相似的結(jié)論。該《技術(shù)鑒定報(bào)告書》及兩份《修正說(shuō)明》的分析方法并無(wú)不當(dāng)，法院予以采信。
綜上，根據(jù)鑒定機(jī)構(gòu)出具的該鑒定結(jié)論及原告提供的現(xiàn)有證據(jù)，不能認(rèn)定高博特公司、張某、范某侵犯了原告交大昂立公司的技術(shù)秘密。故法院最后判決對(duì)原告交大昂立公司的訴訟請(qǐng)求不予支持；案件受理費(fèi)、鑒定費(fèi)等由原告交大昂立公司負(fù)擔(dān)。
判決后，交大昂立公司不服，向上海市高院提起上訴。其上訴理由為：被上訴人高博特公司于1994年10月即已開(kāi)始生產(chǎn)“鹽水瓶生態(tài)口服液”，而其在開(kāi)始生產(chǎn)該產(chǎn)品時(shí)沒(méi)有技術(shù)資料，一審法院在送技術(shù)資料作鑒定之前，曾明確要求雙方當(dāng)事人提供1994年的技術(shù)資料，故被上訴人應(yīng)對(duì)其1994年生產(chǎn)“鹽水瓶生態(tài)口服液”的技術(shù)資料承擔(dān)舉證責(zé)任，一審法院對(duì)上述事實(shí)未予認(rèn)定，對(duì)舉證責(zé)任分配不當(dāng)；鑒定機(jī)構(gòu)出具的《鑒定報(bào)告》所依據(jù)的對(duì)比材料不公平、鑒定方法不科學(xué)，應(yīng)不具有證據(jù)效力。故請(qǐng)求撤銷一審判決，改判支持上訴人在一審中提出的訴訟請(qǐng)求；一、二審案件受理費(fèi)及鑒定費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
三名被上訴人均辯稱，上訴人的上訴請(qǐng)求及理由不能成立，不應(yīng)支持。
針對(duì)上訴人交大昂立公司的上訴請(qǐng)求，上海市高院認(rèn)為，：
一、上訴人提出“原判決遺漏了1994年10月，高博特公司已開(kāi)始生產(chǎn)‘鹽水瓶生態(tài)口服液’且其開(kāi)始生產(chǎn)該產(chǎn)品時(shí)沒(méi)有技術(shù)資料的事實(shí)，還遺漏了一審法院在送技術(shù)資料作鑒定之前，曾明確要求雙方當(dāng)事人提供1994年的技術(shù)資料的事實(shí)；且本案證據(jù)保全材料不能作為鑒定對(duì)比的依據(jù)”的上訴理由。
由于：第一，交大昂立公司主張，自高博特公司之前身成立之日起，被上訴人就實(shí)施了侵害交大昂立公司技術(shù)秘密的行為，訴訟開(kāi)始后侵權(quán)行為還在繼續(xù)；第二，交大昂立公司主張的賠償數(shù)額也是依據(jù)高博特公司1998年新產(chǎn)品試制計(jì)劃項(xiàng)目表和2000年度利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表計(jì)算出來(lái)的；第三，交大昂立公司在一審程序中并未明確要求對(duì)高博特公司1994年的技術(shù)資料進(jìn)行證據(jù)保全。因此，以上三點(diǎn)理由已充分說(shuō)明，作為本案鑒定對(duì)比依據(jù)的高博特公司的生產(chǎn)技術(shù)無(wú)論是1998年的還是1994年的，均不影響本案基本事實(shí)的認(rèn)定、鑒定結(jié)論、法律適用和審判結(jié)論，原審法院未對(duì)上訴人第一點(diǎn)上訴理由中所稱的遺漏事實(shí)作出明確認(rèn)定并無(wú)不當(dāng)。原審法院根據(jù)證據(jù)保全所獲得的高博特公司1998年的技術(shù)信息與交大昂立公司主張商業(yè)秘密的技術(shù)信息進(jìn)行對(duì)比鑒定，程序程序、鑒定方法正當(dāng)、正確，故該鑒定亦無(wú)不當(dāng)。因此，上訴人的以上兩點(diǎn)上訴理由不能成立，法院不予支持。
二、上訴人提出“原判舉證責(zé)任分配不當(dāng)，應(yīng)由被上訴人對(duì)高博特公司1994年生產(chǎn)‘鹽水瓶生態(tài)口服液’的技術(shù)資料承擔(dān)舉證責(zé)任”的上訴理由。
在商業(yè)秘密侵權(quán)糾紛案件中，關(guān)于被控侵權(quán)人非法獲取、披露、使用、許可他人使用權(quán)利人商業(yè)秘密的事實(shí)應(yīng)當(dāng)由權(quán)利主張人承擔(dān)舉證責(zé)任，故原審法院關(guān)于本案的舉證責(zé)任的分配并無(wú)不當(dāng)。同時(shí)，上訴人指控被上訴人從1994年開(kāi)始生產(chǎn)“鹽水瓶生態(tài)口服液”時(shí)就侵犯上訴人的商業(yè)技術(shù)秘密，其首先應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)證明被上訴人1994年生產(chǎn)的產(chǎn)品與上訴人的產(chǎn)品相同或?qū)嵸|(zhì)上相同，而不能首先要求被上訴人提供其產(chǎn)品的技術(shù)資料。只有在雙方當(dāng)事人的產(chǎn)品相同或?qū)嵸|(zhì)相同的前提下，才有必要進(jìn)一步比較雙方產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)是否相同。由于上訴人未提供證據(jù)證明被上訴人1994年生產(chǎn)的“鹽水瓶生態(tài)口服液”產(chǎn)品與其“昂立一號(hào)”產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)相同或?qū)嵸|(zhì)上相同，因此，即使被上訴人未提供其1994年生產(chǎn)“鹽水瓶生態(tài)口服液”的技術(shù)資料，也不應(yīng)因此而承擔(dān)不利的訴訟后果。故上訴人的這一上訴理由不能成立。
三、上訴人提出“本案《鑒定報(bào)告》所依據(jù)的對(duì)比材料不公平、鑒定對(duì)比方法不科學(xué)，因此該《鑒定報(bào)告》不具有證據(jù)效力”的上訴理由。
原審法院依法委托科學(xué)技術(shù)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心組織專家對(duì)系爭(zhēng)技術(shù)進(jìn)行對(duì)比鑒定，鑒定結(jié)論經(jīng)各方當(dāng)事人質(zhì)證，有關(guān)鑒定專家還出庭接受質(zhì)詢。因此，本案鑒定程序合法、鑒定方法科學(xué)，具有證據(jù)效力。故上訴人的這一上訴理由亦不能成立。
綜上所述，上海市高院認(rèn)為原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律適當(dāng)，審判程序合法，上訴人的上訴請(qǐng)求和理由沒(méi)有事實(shí)、法律依據(jù)。故作出了駁回上訴，維持原判的二審判決。
五、律師點(diǎn)評(píng)
本案中，原告認(rèn)為被告生產(chǎn)的“鹽水瓶生態(tài)口服液”侵犯了其“昂立口服液”的配方、工藝流程等技術(shù)秘密信息，并向法院申請(qǐng)對(duì)被告的相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行證據(jù)保全，但其卻未明確提出僅限于被告1994年之前的生產(chǎn)技術(shù)資料。最后法院根據(jù)保全所獲得的被告1998年的技術(shù)信息與原告主張商業(yè)秘密的技術(shù)信息進(jìn)行對(duì)比鑒定的結(jié)論，認(rèn)定被告未侵犯其商業(yè)秘密并駁回了原告的訴訟請(qǐng)求。因此，本案中，我們主要來(lái)探討一下關(guān)于申請(qǐng)法院進(jìn)行證據(jù)保全的問(wèn)題。
證據(jù)保全，是指遇到證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況，法院根據(jù)訴訟參加人的請(qǐng)求或依職權(quán)采取措施，對(duì)相關(guān)證據(jù)予以固定、提取和保存。在商業(yè)秘密案件中，由于侵權(quán)行為的隱蔽性，原告想要通過(guò)合法的途徑獲得證據(jù)存在一定的難度，所以請(qǐng)求法院對(duì)證據(jù)進(jìn)行保全，可使案件的處理更為有效，且證明力也更強(qiáng)。
首先，證據(jù)保全的提出。根據(jù)《民事訴訟法》、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，向法院申請(qǐng)證據(jù)保全的申請(qǐng)人（可以是原告，也可以是被告）必須是案件當(dāng)事人或利害關(guān)系人，申請(qǐng)不得遲于舉證期限屆滿前七日，并且必須為情況緊急之時(shí)（若不立即保全，證據(jù)將滅失或以后難以取得）。同時(shí)，當(dāng)事人申請(qǐng)保全證據(jù)，人民法院可要求其提供相應(yīng)的擔(dān)保。
其次，法院對(duì)當(dāng)事人申請(qǐng)的審查。法院對(duì)當(dāng)事人的保全申請(qǐng)的審查，一般包括以下幾方面：1、申請(qǐng)人是否適格、證據(jù)保全的理由是否充分。即申請(qǐng)人必須為當(dāng)事人或利害關(guān)系人，且若不立即采取保全措施，證據(jù)將滅失或難以取得；2、證據(jù)保全的范圍是否明確。即當(dāng)事人必須在保全申請(qǐng)中明確請(qǐng)求予以保全的證據(jù)內(nèi)容和范圍，不能只是一個(gè)模糊的概念；3、是否具有初步證據(jù)及適當(dāng)?shù)牟檎易C據(jù)的線索。即當(dāng)事人須提供其具有商業(yè)秘密，其商業(yè)秘密權(quán)為被控侵權(quán)人侵犯的基本的初步證據(jù)，并同時(shí)提供給法院有關(guān)的查找、調(diào)取證據(jù)的線索。
最后，法院保全證據(jù)的方式。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二十四條：“人民法院進(jìn)行證據(jù)保全可以根據(jù)具體情況，采取查封、扣押、拍照、錄音、錄像、復(fù)制、鑒定、勘驗(yàn)、制作筆錄等方法�！笨芍�，法院進(jìn)行證據(jù)保全，應(yīng)依據(jù)具體情況采取不同的方法，但必須做到客觀、全面、真實(shí)的反映證據(jù)的本來(lái)面目。此外，法院在進(jìn)行證據(jù)保全時(shí)，應(yīng)盡可能的采取不給被申請(qǐng)人的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)影響的手段，如對(duì)計(jì)算機(jī)程序、賬本盡可能當(dāng)場(chǎng)復(fù)制副本而不是簡(jiǎn)單的帶走了事等，以免給被申請(qǐng)人帶來(lái)不必要的損害。
另外，雖然《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等相關(guān)法律、司法解釋中對(duì)于反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為及商業(yè)秘密糾紛的訴前保全未作規(guī)定，但我國(guó)在《著作權(quán)法》、《商標(biāo)法》以及《關(guān)于對(duì)訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》等法律、司法解釋中都規(guī)定了訴前證據(jù)保全的程序，同時(shí)，實(shí)踐中也已有法院在判決中認(rèn)可將《民事訴訟法》第七十四條關(guān)于訴訟開(kāi)始以后證據(jù)保全的規(guī)定適用于訴訟前保全證據(jù)的做法。因此，為了更有效的保護(hù)商業(yè)秘密權(quán)利人的合法權(quán)益，在商業(yè)秘密糾紛案中，法院完全可以根據(jù)《著作權(quán)法》等規(guī)定的程序比照適用。
編者注：本文摘自北京市安中律師事務(wù)所唐青林律師主編的《中國(guó)侵犯商業(yè)秘密案件百案類評(píng)》（中國(guó)法制出版社出版）。唐青林律師近年來(lái)辦理了大量侵犯商業(yè)秘密的民事案件，為多起涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪提供辯護(hù)，在商業(yè)秘密法律領(lǐng)域積累了較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，歡迎切磋交流，郵箱：
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