[ 商家泉 溫宇洋 ]——(2011-3-7) / 已閱9323次
正當(dāng)使用在商標(biāo)侵權(quán)中的抗辯分析
商家泉 溫宇洋
隨著商標(biāo)侵權(quán)案件的大比例提升，正當(dāng)使用亦逐步成為一種有效的抗辯方式被普遍采納，但縱觀我國(guó)商標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于正當(dāng)使用的規(guī)定少之又少，經(jīng)常被引用的無(wú)非是實(shí)施條例49條，而此條規(guī)定有比較原則性，故而導(dǎo)致在案件審理中，不同法官具有不同觀點(diǎn)及意見分歧，對(duì)于“打擦邊球”的侵權(quán)行為認(rèn)定就增加了一定困難，為此，本文嘗試對(duì)“正當(dāng)使用”進(jìn)行分析。
一、正當(dāng)使用的法律依據(jù)
正當(dāng)使用的法理引用，通常源于《商標(biāo)實(shí)施條例》49條，即“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或含有地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用”
二、正當(dāng)使用審判中的實(shí)例
1、“百家湖”案：一審法院認(rèn)定百家湖為一地名，為保護(hù)公眾利益，不支持商標(biāo)專用權(quán)人因注冊(cè)商標(biāo)即獲得該地名的獨(dú)占性壟斷，被告善意使用該地名為屬于正當(dāng)使用；二審法院從保護(hù)商標(biāo)注冊(cè)人角度出發(fā)，支持了原告該商標(biāo)的專用權(quán)，但再審法院又推翻二審判決，最終支持一審判決；
2、《家庭》雜志案：兩審法院一致認(rèn)為，家庭一詞為人們?nèi)粘Ｉ�、工作和學(xué)習(xí)中常用的基本詞匯，只是因?yàn)樵娴氖褂貌奴@得了第二含義，即代表雜志。而被告使用的恰恰是第一含義的家庭，而非指向雜志，且使用中沒有突出使用，屬于正當(dāng)使用。
3、Owen商標(biāo)侵權(quán)案：原告注冊(cè)了“owen”商標(biāo)，被告為服裝生產(chǎn)企業(yè)，在運(yùn)動(dòng)服裝前胸及后背連同“10號(hào)”一起使用了“owen”，法院認(rèn)為，“owen”使人第一反應(yīng)為聯(lián)想到英國(guó)著名球星歐文，而非原告商標(biāo)，被告使用“owen”的功能主要是通過歐文的個(gè)人形象做廣告性宣傳，而非識(shí)別商品來(lái)源的符號(hào)，故此駁回原告的商標(biāo)侵權(quán)的訴求。
4、“銀杏”商標(biāo)侵權(quán)案：法院認(rèn)為，被告為表明其產(chǎn)品中含有“銀杏”，可以通過在產(chǎn)品外包裝上增加原配料表，或直接表明本產(chǎn)品含有銀杏成分方式來(lái)描述其產(chǎn)品的原料，沒有必要突出使用“銀杏”來(lái)表明其產(chǎn)品原料，顯然不是對(duì)該詞第一含義的正當(dāng)使用，而是商標(biāo)性使用。故此，支持原告訴求。
三、“商標(biāo)性使用”還是“描述性使用”決定了是否“正當(dāng)使用”，我們認(rèn)為是描述性使用還是商標(biāo)性使用應(yīng)考慮以下因素：
1、結(jié)合使用者對(duì)詞匯的具體使用方式判斷
非突出使用、非顯著位置使用、非商業(yè)盈利性使用，或僅僅使用該詞匯為大眾所熟知的第一含義，即構(gòu)成正當(dāng)使用，例如在商業(yè)廣告或活動(dòng)中的一句話、宣傳口號(hào)等。詳見《家庭》雜志案例。
2、使用方式難易判斷是否使用第一含義，應(yīng)結(jié)合使用者使用的目的、要達(dá)到的效果來(lái)綜合分析。
使用者這種主觀性很強(qiáng)的思維活動(dòng)，其他人無(wú)法判別，但建議通過分析被告在可供選擇的幾種方法中是否選擇了一種正常思維下較為合理的使用方式來(lái)判斷。如通過產(chǎn)品包裝或宣傳中可以描述的問題，就沒有必要突出字體和大小、使用與主體不同顏色來(lái)描述。詳見“銀杏”商標(biāo)侵權(quán)案例。
3、判決是否描述性使用，還應(yīng)參考商業(yè)慣例和消費(fèi)者習(xí)慣。
如一詞匯按照商業(yè)慣例或消費(fèi)者習(xí)慣，無(wú)法在該詞匯和特有商標(biāo)商品之間建立聯(lián)系，而是按照大眾所理解的第一含義、指向使用，則不構(gòu)成商標(biāo)性使用，如“owen”商標(biāo)侵權(quán)案。
4、商標(biāo)的知名度是影響定性的重要因素。
如一商標(biāo)為知名、著名甚至馳名商標(biāo)，那么其被公眾認(rèn)可的聯(lián)系指向物為特有商品，弱化了其第一含義，此種情況下，一般認(rèn)定商標(biāo)性使用較為合理。
5、使用是否附記于商品。
一般來(lái)講，將詞匯使用在商品上，其構(gòu)成商標(biāo)性使用的可能性就較大，相反，僅僅是在廣告或其他宣傳中使用，構(gòu)成描述性使用可能性較大。
6、使用他人商標(biāo)時(shí)，是否標(biāo)示了自己的注冊(cè)或未注冊(cè)商標(biāo)。
如被告在使用他人具有描述性含義的商標(biāo)時(shí)，在合理位置和方式正確標(biāo)注或大量使用自有商標(biāo)，能夠使消費(fèi)者區(qū)分商品來(lái)源的，則認(rèn)定為第一含義描述性使用較為合理。
但，前提一定是使用者在合理位置、合理方式使用自有商標(biāo)，而不是在顯著位置、方式使用他人描述性商標(biāo)，同時(shí)在不顯眼位置、以隱蔽方式使用自有商標(biāo)。此種情況下，其自有商標(biāo)的區(qū)分功能可以認(rèn)定基本喪失，起到標(biāo)示商品來(lái)源功能的不再是自有商標(biāo)，而是他人商標(biāo)。詳見“銀杏”侵權(quán)案。
7、依照商業(yè)慣例、專業(yè)協(xié)會(huì)意見認(rèn)定。
若商標(biāo)中包含本商品的通用名稱，專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人描述性正當(dāng)使用。如法院根據(jù)中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)出具的“雪花粉”直接表述了面粉質(zhì)量，為該商品通用名稱的意見，判定駁回原告商標(biāo)侵權(quán)訴求。
四、綜上，可得出正當(dāng)性使用的要件
1、主管善意，不造成混淆、誤認(rèn)；2、非商標(biāo)性使用；3、描述性的使用。
描述性使用在要件中名列最后，但它確是整個(gè)環(huán)節(jié)的前提，即非描述性的商標(biāo)，根本不存在是否正當(dāng)性使用的考慮。而是否處于善意，可以通過“混淆和誤認(rèn)”來(lái)判決。
高文律師所
商家泉 律師
13911558353
