[ 商家泉 ]——(2012-11-12) / 已閱8487次
（一）、基本案情：
2003年，A公司向國家知識產(chǎn)權局申請了名為“廣告牌”的外觀設計并得到授權，2005年該公司在當?shù)匕l(fā)現(xiàn)B公司制作的廣告牌，外觀設計與其專利相同，隨即，該公司舉報至當?shù)刂R產(chǎn)權局，要求停止侵權行為，A公司作為利害關系人參與案件的處理。
（二）B公司答辯稱：
其樹立廣告牌實際是宣傳牌、指路牌，是為宣傳公益事業(yè)委托他人制作的，其使用行為不構成侵權。
（三）涉及的法律問題：
本案涉及外觀專利的保護范圍，即“為生產(chǎn)經(jīng)營目” 是否包含“使用”。
《專利法》第1條禁止性規(guī)定了“不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、銷售、進口其外觀設計專利產(chǎn)品”。意味著，如行為人僅是委托他人制作產(chǎn)品，而未發(fā)出具體指令，由他人單獨設計、加工制作，并交付使用，雖然相關產(chǎn)品與外觀設計專利產(chǎn)品相同或近似，但因行為人僅存在使用，而不涉及加工、設計、銷售，不會對外觀設計專利構成侵權行為。
與發(fā)明專利、實用新型專利相比，外觀設計專利的禁止性規(guī)定不包括“使用”和“許諾銷售”等行為，法理在于，專利鼓勵的是創(chuàng)新智力成果，保護的是對智力成果擅自進行商業(yè)性復制和模仿。外觀專利的使用目的、功能本身，即沒有復制模仿，也沒有因外觀專利本身直接獲利，即沒有對產(chǎn)品銷售（所有權轉(zhuǎn)移）的獲利。另外，如對外觀專利的使用行為作出禁止性規(guī)定，則可能有悖社會公眾利益。因此，對外觀設計產(chǎn)品的使用，不必作出禁止性規(guī)定。
因此，應嚴格區(qū)分經(jīng)濟主體的經(jīng)營行為和消費行為。不妨認為，企業(yè)購買柵欄將自身經(jīng)營場所圍護，與普通公民購買防盜鐵窗用于房屋的加裝，兩個行為的本質(zhì)是完全一致的，就是純粹的消費行為，這樣的消費并不給企業(yè)帶來任何經(jīng)濟利益；企業(yè)購買了侵權產(chǎn)品進行福利發(fā)放、在營業(yè)場所懸掛侵犯外觀專利的掛鐘，也僅僅是消費行為，企業(yè)也并未通過該行為獲得客觀、明確、直接的對價。企業(yè)自用侵權產(chǎn)品的行為，若實質(zhì)為該企業(yè)的消費行為，不應寬泛的認為是“為生產(chǎn)經(jīng)營目”。
但如果將他人外觀專利產(chǎn)品作為零部件，制作自己產(chǎn)品，再銷售的，因零部件作為整體的一部分，跟隨整體產(chǎn)品一同進行了所有權的轉(zhuǎn)移，則超出了使用行為的范圍，構成了銷售侵權，但侵犯外觀設計專利權的產(chǎn)品在該另一產(chǎn)品中僅具有技術功能的除外。
（四）案情分析
因本案B公司未參與廣告牌的設計、制作，而是委托他人制作，對廣告牌的使用，為終極使用行為，是以廣告為媒介、工具，進行其他商業(yè)活動，而非以廣告牌本身獲取直接的經(jīng)濟利益，故可以認定為其是使用行為，而非制造、銷售行為，不夠稱侵權。
北京高文律師事務所
商家泉 律師
