[ 商家泉 ]——(2011-8-3) / 已閱13709次

知名商品特有名稱對抗商標(biāo)權(quán)的可能性探討
-----以榮華月餅糾紛為例

商標(biāo)、專利、版權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)沖突問題是目前十分現(xiàn)實(shí)的問題，有些已經(jīng)明確有法規(guī)、司法解釋予以界定，但仍有很大一部分處于法律真空區(qū)，本文以榮華月餅為例，僅對知名商品特有名稱的形成、認(rèn)定及對抗商標(biāo)權(quán)的可能性予以探討。

一、榮華月餅糾紛案情簡介：
（一）雙方在大陸的法律權(quán)屬基本情況：
1、廣東（佛山）榮華：
（1）榮華食品廠自1983年起，字號及商標(biāo)使用持續(xù)使用“榮華”；
（2）榮華食品廠名稱后變更為順德榮華面包廠，并于1997年合法受讓了山東永樂糖果廠1990年注冊533357號“榮華圖形”商標(biāo)；
（3）順德榮華面包廠變更名稱為佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)蘇氏榮華食品廠后，申請注冊“榮華月”并獲得商標(biāo)注冊證；
2、香港榮華：
1991年申請“榮華”二字為商標(biāo)，被商標(biāo)局駁回，理由為與533357號商標(biāo)構(gòu)成近似；之后，其多次以“榮華”為核心文字的注冊申請全部被駁回；
94年在東莞以“榮華”為字號成立東莞榮華餅家有限公司。1994年前在大陸沒有實(shí)體存在。

（二）二者糾紛起源及經(jīng)過
1、 二者糾紛起源為：533357號商標(biāo)在先注冊，香港榮華無法將“榮華”在大陸作為商標(biāo)使用；
2、 隨即，香港榮華為解決上述問題，以“不正當(dāng)手段搶注他人有一定影響的商標(biāo)”為由，申請撤銷“榮華月”商標(biāo)，經(jīng)商評委、北京一中院，最終香港敗訴，至此，香港榮華繼續(xù)使用“榮華”即具有商標(biāo)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)；
3、 為獲得合法的“榮華”使用，并避免造成商標(biāo)侵權(quán)，香港榮華2006年在東莞中院提起認(rèn)定“榮華月餅”為未注冊馳名商標(biāo)及知名商品特有名稱的訴訟；
4、 東莞中院認(rèn)定“榮華月餅”為未注冊馳名商標(biāo)，但被廣東高院撤銷，直接改判為“榮華月餅”為知名商品特有名稱，判定廣東榮華相關(guān)企業(yè)構(gòu)成不正當(dāng)競爭，理由為：（1）“榮華月餅”與533357號“榮華”不近似；（2）“榮華月餅”具有區(qū)別商品來源的顯著特征，應(yīng)認(rèn)定為知名商品特有名稱（3）廣東榮華及關(guān)聯(lián)公司未正當(dāng)使用533357號“榮華”注冊商標(biāo)。

二、案件焦點(diǎn)歸納：
1、針對1989年提出申請、1990年獲得注冊商標(biāo)（榮華），在合法有效存續(xù)前提下，與該注冊商標(biāo)相同或近似的核心文字（榮華）能否在相同類別（月餅）作為特有名稱保護(hù)？
2、如不能，廣東榮華80年代即在先使用（字號、商標(biāo)）的前提下，1997年合法受讓533357號“榮華”，會不會改變上述結(jié)論？
3、如可以，則我國商標(biāo)專用權(quán)依注冊產(chǎn)生的原則是否會被動搖，進(jìn)而擾亂市場秩序？

三、法理論述
反不正當(dāng)競爭法所規(guī)定“知名商品特有名稱、包裝、裝潢”的初衷，即是將在一定區(qū)域有一定知名度的未申請注冊商標(biāo)、外觀專利，在商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)外予以補(bǔ)充、保護(hù)，賦予其部分注冊商標(biāo)、專利的權(quán)力，但十分明顯的是知名商品特有名稱、包裝、裝潢和商業(yè)秘密一樣，其本身并不能稱為權(quán)力，而只能在個案中認(rèn)定、保護(hù)。
（一） 榮華案對我國現(xiàn)有知識產(chǎn)權(quán)制度的意義
本案的實(shí)質(zhì)是商標(biāo)權(quán)和知名商品特有名稱沖突問題，核心是在具有商標(biāo)權(quán)的前提下優(yōu)先適用商標(biāo)法還是反法，關(guān)鍵是對我國的法治原則、商標(biāo)依注冊取得專用權(quán)原則、私有財(cái)產(chǎn)合法不受侵犯原則的大膽沖擊，是對法律面前一律平等原則的另類解讀。在注冊商標(biāo)持續(xù)近20年的穩(wěn)定狀態(tài)下在相同產(chǎn)品上認(rèn)定另一企業(yè)知名產(chǎn)品特有名稱，勢必造成商標(biāo)制度、知識產(chǎn)權(quán)制度的混亂。我們認(rèn)為，法院判決不能局限于一事、個案，而應(yīng)考慮整體、全局、歷史與現(xiàn)狀，維護(hù)法律正義、秩序而非市場強(qiáng)者，而目前已存在多起保護(hù)市場強(qiáng)者的類似案例，最高院是否出臺相關(guān)措施予以釋名、規(guī)制，我們拭目以待。
（二）、知名產(chǎn)品特有名稱對抗注冊商標(biāo)的條件
1、未注冊馳名商標(biāo)對抗注冊商標(biāo)的條件是，必須在申請日前已成為馳名，我們認(rèn)為此制度當(dāng)然可適用于知名產(chǎn)品特有名稱。
2、能夠?qū)�抗注冊商�?biāo)的，除在先專利、字號等以外最行之有效的是未注冊馳名商標(biāo)，根據(jù)相關(guān)法律，未注冊馳名對抗注冊商標(biāo)，須是在商標(biāo)申請日前即達(dá)到馳名商標(biāo)的程度。目前雖未有有關(guān)知名商品特有名稱與商標(biāo)權(quán)沖突的規(guī)制細(xì)則甚至原則，但當(dāng)然可以比照未注冊馳名商標(biāo)對抗注冊商標(biāo)的理論來處理。
3、未注冊馳名商標(biāo)的法效等同于注冊商標(biāo)。反不正當(dāng)競爭法所調(diào)整的是商標(biāo)、專利、版權(quán)專門法所不能的，是兜底法、普通法，其所規(guī)定“知名商品特有名稱”的初衷，即是將其當(dāng)做知名的未注冊商標(biāo)予以保護(hù)，其效力顯然不能和未注冊馳名商標(biāo)所比，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到對抗注冊商標(biāo)的能力。
（三）、在先使用的知名商品特有名稱即使對抗商標(biāo)專用權(quán)，也須以注冊（或轉(zhuǎn)讓）商標(biāo)具有惡意為前提
1、我國是實(shí)行注冊商標(biāo)的國家，原則上不保護(hù)在先使用。但卻有充分證據(jù)證明他人卻有惡意搶注他人具有一定影響的商標(biāo)前提下，可向商標(biāo)行政主管部門申請撤銷，在撤銷未生效前，注冊商標(biāo)專用權(quán)不容質(zhì)疑。
2、但如何判斷在先使用，往往是多年后無法說清或無證據(jù)支持的。鑒于知識產(chǎn)權(quán)極強(qiáng)的地域性特點(diǎn)，我們認(rèn)為：
（1）在先使用必須考慮地域問題，即只有在大陸（法域）范圍內(nèi)的使用，才是我國商標(biāo)法所認(rèn)可的使用；
（2）在大陸地區(qū)的使用，必須有實(shí)質(zhì)性生產(chǎn)、銷售、許諾銷售等行為，該行為的最終目的是能夠?yàn)橄�費(fèi)者在特定場所接觸到該商標(biāo)的產(chǎn)品。許諾銷售中的難點(diǎn)在于，僅有廣告宣傳（包括新聞或新聞性軟廣告），但并未有產(chǎn)品在大陸流通、存在，是否應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)性使用。對于此問題，如在廣告宣傳后合理時間內(nèi)其產(chǎn)品在大陸市場出現(xiàn)，可以認(rèn)定為該商標(biāo)在廣告宣傳中為商標(biāo)性使用。
（3）上述表述并非全部否認(rèn)我國不保護(hù)國外、境外的商標(biāo)使用，最高法以判例明確了在特定條件下保護(hù)境外商標(biāo)性使用的例外。

（四）關(guān)于顯著性與知名商品特有名稱的關(guān)系
我們認(rèn)為，只有顯著性極強(qiáng)的文字，才具有區(qū)分的功能，才有可能被認(rèn)定知名商品特有名稱。該顯著性包括文字自身的顯著性及使用過程中產(chǎn)生的顯著性，通常以前者為多見。反觀榮華月餅案，“榮華”源自成語“榮華富貴”，其自身的顯著性很弱，市場具有大量以“榮華”為商標(biāo)、字號的不同類產(chǎn)品，不具備成為知名商品特有名稱的資質(zhì)。
（五）關(guān)于知名產(chǎn)品特有名稱的地域范圍
知名產(chǎn)品特有名稱具有極強(qiáng)的地域范圍，不同于商標(biāo)在全國范圍內(nèi)的唯一性。知名產(chǎn)品特有名稱不能將權(quán)力擴(kuò)展至其產(chǎn)品占有率少甚至沒有市場占有率的區(qū)域。但注冊商標(biāo)專用權(quán)不同，其在全國范圍內(nèi)的既定市場及空白市場均具有專用權(quán)，侵權(quán)人不能以商標(biāo)權(quán)人在侵權(quán)行為地的省、市、縣沒有商標(biāo)使用、商標(biāo)產(chǎn)品銷售為由予以抗辯。
（六）非法行為不能以“對市場知名度貢獻(xiàn)大”為由合法化
未注冊商標(biāo)、知名商品特有名稱是否可以“對市場知名度貢獻(xiàn)大”為由，對抗注冊商標(biāo)，可參考老干媽案例，法院最終并未保護(hù)市場強(qiáng)勢者。
此問題實(shí)質(zhì)是，保護(hù)合法權(quán)益，是以合法為依據(jù)還是以市場強(qiáng)勢為依據(jù)。即違法行為是否在較大程度市場正面宣傳、擴(kuò)張的日積月累，成為合法權(quán)力。
（七）在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前成為知名商品特有名稱不能對抗商標(biāo)專用權(quán)
商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓，在合法、善意前提下，受讓人繼承了該商標(biāo)的全部權(quán)利，當(dāng)然包括轉(zhuǎn)讓前、注冊后的全部權(quán)利。不能以轉(zhuǎn)讓前即持續(xù)使用并具有一定知名度、原商標(biāo)權(quán)人（轉(zhuǎn)讓人）未予以制止或默示為由，對抗后續(xù)受讓人。當(dāng)然在注冊前即使用并具有一定影響力的可能成為例外。

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